强国知识产权名家讲堂第5期——关于《专利法》修改及热点问题，于2015年9月1日在清华大学法学院模拟法庭举行。会上，国家知识产权局条法司宋建华司长做了主题演讲，介绍了第四次专利法修改国知局阶段面对的问题、修改的内容和主要考虑，并介绍了国知局对意见的吸收情况。给我们系统全面的展示了专利法修改的主要脉络和具体思量。360傅彤总法律顾问、中科院政策所宋河发主任、IBM东亚知识产权张艳总监、西门子中国区曲晓阳总监与强国知识产权研究院杨旭日院长四位点评人从各自的角度阐述各自观点，涉及专利质量、保护主题、惩罚性赔偿、标准专利、继续申请等若干热点问题。目前，专利法修改稿已经上报国务院法制办，并在征求意见。本文对我们加深理解，参与立法具有非常重要的意义。下文为宋建华司长的发言。
名家讲堂第5期 关于《专利法》修改及热点问题
宋建华 国家知识产权局条法司司长
非常感谢强国研究院和清华大学法学院举办这样的活动，我也非常高兴利用这样的机会跟大家交流一下关于《专利法》修改的最新进展情况。首先,这次《专利法》第四次全面修改，我的感觉时间比较紧，正式启动是去年下半年，到今年7月份上报国务院，前后时间从研究到草案征求意见不到一年，4月1日公开征求意见，后来做了一些完善，有很多问题还有待于深入的研究。现在虽然草案已经上报，但是我想按照立法的程序，下一步国务院法制办会按照程序公开征求意见，在这个过程中，也会再次开展调研，在国务院通过以后，到全国人大立法程序还会公开征求意见。我们现在提出来的方案还有待于在下一步的整个立法程序再深入思考、研究，还有时间和机会。
其次是法律层面提出的修改方案，还有待于通过细则、规章把它落实下去，以保障法律的可操作性和实效性，这就要求我们在立法之初对可操作性进行充分研究。在7月份将专利法修改草案报送国务院后，我们在8月份马上启动了实施细则，同时包括审查指南在内的配套制度的修改研究，希望跟企业、科研院所、专家学者、中介服务业以及司法、行政、执法等各个方面，加深交流，不断地补充和完善我们所提出的建议方案。
下面，我用简短的时间给大家做一个简要的介绍。上报稿的主要内容和4月1日公开征求意见的内容基本上差不多，有一些调整，有一些增加，但是主体内容基本一致。分几个方面介绍。
首先是形势这方面，按照十八大的要求，三中和四中全会强调加强知识产权保护,知识产权在创新促进方面发挥着重要作用。三中、四中全会也对法律制度的完善尤其是知识产权法律制度的完善指明了方向，这是法律制度完善的两个核心点，我们也是围绕这两个核心点提出法律修改的建议草案。今年中央8号文件，《深化体制机制改革，加快实施创新驱动发展战略的若干意见》中指出要实行严格的知识产权保护制度，涉及到很多和知识产权领域相关的政策、制度安排，所以这次《专利法》修改的时候，也要对8号文件的精神和要求予以体现。
第二个，保护不力的问题，这从我国专利制度建立以来一直存在，但是在不同的阶段，公众的呼声和反映强度是不太一样的。近年来，我国企业创新意识不断提高、创新能力不断增强，对于知识产权保护的要求也在提高。现在这种新的需要和需求对完善我们现行制度提出更高的要求，包括制度实施过程中的问题，有些问题会被强化。反映比较强烈的问题，专利保护层面有“举证难”、纠纷处理时间长、获得的赔偿低、效果差等问题，这是最近这段时间来比较突出的问题。再一个，去年全国人大对《专利法》进行了第二次执法检查，去年是一个全面的、非常重要的执法检查，对专利制度近期发展的趋势，从问题到要求都做了明确的说明。通过执法检查发现了问题，我们国家现在专利申请的数量在世界各国前列，但是专利质量水平还是比较低的，与我们创新的能力、企业的意识、企业运用专利制度的能力、经济发展的阶段、科研水平都有一些关系。所以数量很大，但是质量现在还比较低。第二个是侵权行为，保护不力使得侵权行为时有发生。第三个是运用能力，有大量的专利是沉睡的专利，不能运用到生产实践中产生社会财富造福于公众福祉，如果大量的专利没有发挥作用，这就没有达到立法宗旨的目标。第四个，专利公共服务和市场服务能力不强。从市场服务业来讲，专利代理行业，在专利的创新、运用、保护尤其是专利权形成过程中，代理服务是非常重要的。还有公共服务，现在我国的公共服务也比较欠缺，专利有两大功能，一个是对发明授权给予知识产权保护，第二个是科技信息传播和利用,促进新一轮的创新，但是在专利信息资源的传播和利用方面，公共服务是比较落后的，在这方面公共服务做得还不到位，去年执法检查指出了这几个方面的问题。
再一个，为什么启动第四次《专利法》修改,因为它已被列入本届全国人大五年立法规划。我们去年启动，今年上报国务院，按照正常程序到人大还有一段时间，至少有一年的准备时间。如果最快2017年或者2016年下半年报到人大，人大要按照三读的程序进行审议，2018年之前完成修改《专利法》，时间还足够充裕。这次全面修改和2010、2011年的“双打”工作的后续工作有关系，我们在2013年初的时候给国务院报了《专利法》的送审稿，那时从加大力度方面提出了修改建议，那次修改叫“特别修改”。经综合考虑，我们启动了专利法的全面修改工作，把特别修改和全面修改结合起来。
这次修改的指导思想和背景密切相关。原则上来讲，现在提出来要建设知识产权强国，专利制度的完善不仅仅是从中国需要出发，也需要兼顾国际专利制度的发展趋势，也要考虑企业参与全球化竞争的需要，企业走出去，对于如何降低企业在全球化竞争中的规则成本，需要我们对制度完善进行通盘考虑。再一个，国内政策的需要，我们要有严格的专利保护制度，充分激发社会创新能力。
这次修改的主要内容，实质性的修改共33条，跟第三次修改的条款数差不多，最关键的是这次新增了一章，关于专利的实施和运用。我下面分几个方面简要介绍一下。
结合当前专利保护中遇到的几方面问题。对举证难的问题，加大专利保护力度，维护权利人合法权益。在举证难方面，在特定情形下专利权人的举证责任转移，在确定赔偿额的时候，权利人已经尽其所能举证，但是一些关键的账户、资料是由被侵权人掌控的情况下，法院可以要求被控侵权人提供，如果被控侵权人不提供，要参考权利人的主张判决赔偿额。
第二个，周期长的问题。公众在这方面反映更多的是在司法程序上比较长，从行政执法来讲，都有周期限制，所以周期方面相对来说还好一点。从整个纠纷解决的角度讲，有时行政程序与后续司法程序相衔接，可能会客观上导致整个解决纠纷的周期长。要缩短周期，首先从行政上解决，针对行政机关在处理专利纠纷过程中，依据专利人的请求就赔偿额进行调解的时候，行政机关已经调解了，也已经达成调解协议，只不过一方当事人反悔，使得这个协议无法不执行。当然行政调解协议也不能强制执行，必须经过司法的确认。因此参考人民调解法的内容，赋予行政调解协议一定的法律效力。
第三个，针对赔偿低问题，增加惩罚性赔偿制度。在2013年的上报稿中有详细的说明，不再做介绍，对故意侵权行为由法院确定1到3倍的赔偿额。再一个提高了法定赔偿额度。现行的是一万元到一百万元，因为《商标法》提高了上限，我们考虑各方面的因素，包括维权的成本，定了一个最低限10万块钱，最高500万。
多项措施解决“成本高、效果差”问题。这次修改针对群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵权行为，增加行政查处。当然对这两种做了区分处理，一个是责令侵权人立即停止侵权行为，同时可以没收侵权产品、专门用于制造侵权产品的工具等等，对重复侵权的行为，可以进行罚款。非法经营额5万以上的处1倍到5倍以下，不足5万的，就是25万以下的罚款。
再一个完善处理侵权、查处假冒专利行为执法手段。我国有行政执法和司法两条途径。行政执法在八十年代发挥了很重要的作用，在九十年代的时候因为《行政处罚法》、《行政诉讼法》的生效实施，它的作用受到限制。后来随着《专利法》的修改，行政机关只能责令停止侵权行为，没有相应的执法手段，等于法律是不可操作的。对此我们参考现行《专利法》对假冒专利行为的执法手段，增加查封或者扣押侵权产品和工具等措施。
增加有关间接侵权的规定。这在公开征求意见的稿子里面没有的。公开征求意见过程中，包括企业、学者、最高人民法院都提出建议，增加间接侵权制度。我们在原来公开征求意见的稿子里面，已经对网络服务的提供者施加了一定的法律责任，网络服务提供者的责任从大的角度讲就属于间接侵权范围，实践中也有这样一些需求，有些案子如果都完全按照共同侵权去处理，从构成要件来讲有些欠缺，因为专利侵权构成不考虑主观意图，所以从法律制度体系完善的角度还是有必要增加间接侵权。主要是两个方面，一个是帮助侵权，一个是诱导侵权。帮助侵权是明知道有关产品是专门用于实施专利的原材料、中间物、还故意去帮助他人实施侵权。诱导侵权是明知产品方法属于专利产品或者专利方法，还诱导他人实施侵权。例如在委托设计过程中，设计方给委托方提供的方案里面，用了别人的专利方法、专利产品，委托方实施方案的时候，就构成了侵权行为，但是设计方怎么承担侵权责任，原来是没有直接的法律依据。如果增加间接侵权制度，就可以明确要求其承担相应的责任。
再一个明确网络服务提供者的法律责任。知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权或者假冒专利，没有采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止，要承担侵权连带责任。专利权人有证据证明有人在侵权或者假冒专利，可以通知网络的服务商采取相应的措施，当然通知一定是合格有效的通知，这里面要有相应的证明、程序来保障。再一个专利行政部门在处理侵权纠纷的时候，认定网络上的推广、销售等构成侵权行为的，应当通知服务商采取相应的措施。如果是服务商接到了通知而没有采取措施，则对扩大损害的部分要承担相应责任。
从构建整个社会诚信制度角度讲，专利侵权、假冒等信息应当纳入诚信范围，因此草案建议增加信用档案规定，记录和公开专利侵权和假冒信息，当然这是跟国家整体的诚信体系建设相匹配的，这部分内容也要纳入国家整个诚信体系当中，所以行政部门要相应地建立这种信息档案，同时要把信息档案纳入全国信用体系平台。
第二个大方面是专利实施领域。第一个调整点，明确来说缩小了职务发明的法定范围。现行法律规定，执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件产生的发明创造，是职务发明。这次缩小了范围，对于利用本单位物质技术条件完成的发明创造是适用合同约定优先原则。没有约定的，申请专利的权利是属于发明人或者设计人。所以这是在权利归属方面的一个调整。
第二点，对于国家设立的研发机构、高等院校的职务发明，为了促进实施，作为发明人或者设计人，可以在不变更权属的情况下，自行实施或者许可他人实施专利。从成果转化法也好，职务发明条例也好，《专利法》的修改也好，包括各个政府部门出台的政策，都是想方设法促进专利的实施和运用，不能让专利再沉睡，尤其是国家科研的项目产生的发明创造。
第三点，引入当然许可制度，这应该是此次修改的一个比较新的制度设计，也是为了促进实施。现在有很多个人的申请或者一些中小企业的申请，尤其是科研院所，在自己没有实施能力的情况下，要去转让，目前信息服务方面还不到位，导致转让和许可实施面临很多困难，因此有必要通过政府提供公共服务的方式，为专利技术的供需双方搭建一个快速简便交易平台。参考国外相关经验，结合国内具体需求，在草案中提出了增加当然许可制度的建议。专利权人以固定的许可费用、许可条件，被许可人只要满足这样的条件，就可以当然获得这样的专利许可，降低了许可交易成本。专利权人在授权以后，可以通过书面的形式向国家知识产权局声明愿意许可，同时要明确许可使用费及支付方式，可以是费率的，也可以是明确数额的，表明任何人只要符合条件，他愿意发放许可。当然许可声明在知识产权局专利公报上正式公告后，任何人如果想使用该专利技术，都可以书面通知专利权人并支付使用费，获得专利权人的许可。对于实用新型和外观设计专利，权利人需要在权利的稳定性上要给予一定的保障，所以提出当然许可声明的时候，要提供专利权评价报告。同时对权利人还有一些限制，在当然许可期间，权利人不能就这项专利发独占或排他的许可，也不得要求颁发临时禁令。还有纠纷解决的途径，双方如果就使用费发生纠纷，可以请求由国务院专利行政部门裁决。
第四点，规定标准必要专利默示许可制度。为了防止专利权人滥用权利，利用国家标准的强制力强行推广其专利技术，索要高价许可费，有必要在标准和专利之间建立一个合理的平衡。如果参与标准制定的专利权人，在制定标准过程中故意不履行披露义务，就视为其默视许可他人实施其专利技术。在发生纠纷的时候，专利权人不能主张停止侵权，纠纷的性质就是使用费纷，而不是侵权解纷，这叫默示许可制度。
此外，在总则部分，增加了防止专利权滥用的原则性条款，规定专利权人申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，不得滥用专利权损害公共利益或者不合理地排除、限制竞争。在现行专利法中有防止滥用的规定，包括侵权的例外、强制许可等等，这些就是防止权利滥用的平衡措施。对于专利和反垄断之间的关系，专利法与反垄断法要有呼应。讲到专利权的滥用，一定程度是由专利法自身调整和规制，只有超越专利法自身规治范围的，才纳入反垄断法的调整范围，因此需要尽可能在专利制度之内解决滥用问题。
第三大方面，落实四中全会依法治国的要求，政府职权法定，对政府的职权在法律方面要明确体现。在专利的角度讲，政府职责主要体现在，一个是市场的监管，再一个是提供公共服务，第三个促进专利的运用。在现行专利法的第三条，对国家知识产权局的职能，负责全国的专利工作，这个帽子非常大，如果是讲内涵，可能国家知识产权局“三定方案”所有职责都是属于全国工作范围之内的，我们做了梳理，区分哪些必须入法，哪些在“三定方案”里体现就可以了。审查授权是现行法律就有的，第二个是对专利和涉及到专利的市场监管，再一个是行政执法，还有是信息服务，建立公共服务的体系，促进信息传播与利用。同样地方政府方面，也是集中在两大方面的职责，一个是行政执法，一个是促进专利信息的传播和利用。这次修改的建议，还包括地方知识产权局范围的调整，现行法对地方知识产权局没有明文规定，细则里面定位是省级和设区较大市的。我们考虑专利工作的现实需求，增加了关于县级知识产权局的规定，由于全国的情况不一样，有些地方没有县级执法的需求，所以不能一刀切，而是建议授权地方通过立法自行确定。
第四个方面，在完善专利审查制度、提升专利质量方面，明确对局部外观设计的保护，适当扩大专利保护范围，延长外观设计专利保护期限。这是根据加入外观设计海牙协定的需求，也是与国家鼓励设计产业的发展相关联。此外新增外观设计国内优先权，现行的国内优先权制度，仅包括发明和实用新型，外观设计没有，这次新增加的内容。
还有一点就是完善复审和无效审查程序。目前复审委员会主要是被动开展审查，当事人提了哪些请求，复查委员会就在该范围里审查。为了提高质量、提高效率，避免程序的重复，草案规定在必要的时候，复审委员会可以对申请是否符合专利法的其他规定进行审查。
第五个方面是完善专利代理制度，促进知识产权服务业发展。这部分内容与专利代理条例是相互呼应的。作为中国的专利法律制度，专利代理条例需要与专利法呼应和衔接。我们也参考了其他国家立法的情况，把一些关键的跟代理制度相关的关键条款纳入到专利法，具体细化的内容在专利代理条例里加以体现。草案中增加了两方面的规定，一是代理机构和代理人资格行政许可，二是对“黑代理”行为的监管和处罚。同时，对代理人的称谓、代理人和机构应当遵守的执业基本准则以及保密责任方面都作了相应调整。关于专利代理行业的组织，也就是行业协会，我们也参考了商标法的做法，增加了相关规定。
下面简要介绍一下这次公开征求意见以及意见采纳情况。采纳的意见包括：县级人民政府专利行政部门，不宜统一规定所有县级都有执法权；养殖动物疾病诊断治疗方法不宜给予专利保护；增加间接侵权；还有关于国家设立的科研单位和研发机构，发明人或者设计人和单位协议实施的问题，取消了时间限制。
没有采纳的意见，包括：关于缩小职务发明的范围，我们经过考虑，认为在调动发明人的积极性方面，作为改革措施能够相应的作用；关于发明人通过与单位协议实施职务发明，取得收益后对单位给于补偿问题，我们认为既然是单位和发明人是通过协议方式解决发明实施问题，补偿也可以在协议里由双方确定，而不必在专利法中规定；关于无效宣告程序中的依职权审查的范围问题，我们将在细则层面加以细化。
关于专利侵权诉讼和无效行政诉讼关系问题，经过慎重考虑，我们认为，一个是维权“周期长”的问题，不是因为无效走行政诉讼程序和侵权走民事诉讼程序导致的。根据具体的实证研究，2004年的几百件侵权案子里面，有无效程序和没有无效程序的，在周期上只差了十几天，所以数据表明无效程序并不是导致侵权周期长的原因。第二个，循环无效问题，属于个案情况，不具有普遍性。关于复审委准司法地位问题，在第三次修改法的时候，全国人大就这个问题进行专门论证，行政机关准司法在我们国家法律制度里面是没有的。当然法律制度自身也在完善，下一步是否还要考虑这些问题，还需进一步去研究。再一个，如果行政确权是由法院最终来决定该不该授权，最大的问题是混淆了司法监督和行政职责的界限，因为专利授权属于行政确权，如果最后拍板是法院进行，法院就错位了监督的角色，这是根本性之争，在这块，司法监督在什么地方，司法解决纠纷定位在哪些方面，这是要做很多实证的分析和理论的考虑。有人也建议，日本和台湾地区采取了合并的形式，但是具体情况不一样，就不能简单地把台湾地区的经验搬过来，一定要做我们国家制度上的创新，因为中国太大了，需要综合考虑这些因素，因此关于这些意见，我们没有采纳。
再一个没有采纳的意见，关于行政执法要不要的问题，我们觉得这也是中国根本的制度设计，未来发展再经过一定的历史阶段以后，行政执法和司法之间的关系如何调整，这是未来的一个问题，但是当前来讲，从我们三十年的专利制度发展过程来看，从众多的中小微企业在维权方面的困难来讲，行政机关在规范社会公众秩序方面所发挥的作用来看，这是非常必要的。
我的介绍就到这儿，谢谢大家。
编辑：北京强国知识产权研究院
